商標(biāo)法第十條第二款規(guī)定：“縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標(biāo)。但是,地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外;已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效?！北緱l排除了將單純的公眾知曉的外國地名在我國作為商標(biāo)進(jìn)行使用和注冊(cè)的可能性,并用但書形式列明了例外情況。

在實(shí)踐中,雖然將外國地名作為商標(biāo)或商標(biāo)的組成部分需要冒著被認(rèn)為是公眾知曉而無法獲得注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn),但是由于外國地名往往賦予商標(biāo)一種異域風(fēng)情,為標(biāo)志增添了特殊的、吸引消費(fèi)者的色彩,而且某些商家已將其含有外國地名的商標(biāo)在其他數(shù)十個(gè)國家取得注冊(cè),因此向我國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)注冊(cè)含有外國地名的商標(biāo)的情況不在少數(shù),如何看待外國地名在我國商標(biāo)法上的可注冊(cè)性,將是本文著力討論的內(nèi)容。

一、外國地名自身先天顯著性較弱

具體顯著性的商標(biāo)才能實(shí)現(xiàn)商標(biāo)的最基本的甄別功能。顯著性的強(qiáng)弱直接決定了其是否可以得到注冊(cè)。由于外國地名本身并非個(gè)人所獨(dú)創(chuàng),是一種明顯的公眾共享資源,所以單就外國地名的文字獨(dú)創(chuàng)性來看顯著性較弱。況且,外國地名因其與產(chǎn)品之間密切的聯(lián)系則有著特殊性。如果該外國地名是該產(chǎn)品的生產(chǎn)地,那么此時(shí)外國地名只是一個(gè)產(chǎn)地說明,不可能排斥當(dāng)?shù)仄渌碳业氖褂?不具備商標(biāo)的顯著性。如果該外國地名不是該商品的產(chǎn)地,卻在實(shí)際中使消費(fèi)者產(chǎn)生該產(chǎn)品來源于該地的聯(lián)想,那么又會(huì)因?yàn)槠湔`導(dǎo)公眾而無法獲得注冊(cè)。如果外國地名不是該商品的產(chǎn)地,在目前和未來一段時(shí)間內(nèi)都可以合理推斷出,普通公眾不可能認(rèn)為指定使用的商品來自于該外國地名,那么相比較前兩者而言,這種顯著性稍強(qiáng)一些,如果商品是普通常見的,不須由特定產(chǎn)地的特殊性決定其品質(zhì),而且外國地名也很生僻、不為中國消費(fèi)者所熟知,那么這種外國地名的顯著性也會(huì)稍強(qiáng)一些。

總而言之,外國地名作為商標(biāo)注冊(cè)或使用,其先天顯著性較弱,這限制了其權(quán)利在商標(biāo)法上受保護(hù)的力度和范圍,也因此決定了目前商標(biāo)主管機(jī)關(guān)對(duì)外國地名較為審慎、嚴(yán)格的態(tài)度。而對(duì)申請(qǐng)人而言,也應(yīng)當(dāng)對(duì)這種弱顯著性的外國地名的可注冊(cè)性具有合理的心理預(yù)期。

二、需把握的根本精神

實(shí)踐中,申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)既可能是單純的外國地名,也可能在外國地名外附加了文字、圖形等其他成份;既可能是公眾知曉的,也可能不是。在這些比較復(fù)雜的情況下,就有必要把握外國地名是否具有可注冊(cè)性的根本精神是什么,再回歸到個(gè)案的判斷。

(一)、這類商標(biāo)的注冊(cè)應(yīng)當(dāng)能夠滿足商標(biāo)“顯著性”的基本要求,維持商標(biāo)的基本功能。

如前所述,外國地名先天顯著性較弱。但是如果能夠因?yàn)橥鈬孛陨碓颉⒒蛟黾恿似渌煞?使其不再是純地理敘述性的商標(biāo),那么就具備了“顯著性”的要求,可以獲得注冊(cè)。

(二)、這類商標(biāo)的注冊(cè)不得欺騙消費(fèi)者或使消費(fèi)者發(fā)生產(chǎn)源誤認(rèn)。

一般來講,如果某產(chǎn)品的商標(biāo)中含有因該種產(chǎn)品而為公眾所知曉的外國地名,那么消費(fèi)者會(huì)輕易產(chǎn)生信賴感并購買。但是如果產(chǎn)品并非來源于該地,就將誤導(dǎo)消費(fèi)者,使其陷于對(duì)產(chǎn)品來源的錯(cuò)誤碼認(rèn)識(shí)中。這不但背離了商標(biāo)的基本功能,也侵犯了消費(fèi)者的基本權(quán)利,關(guān)系到了公眾利益,所以無論商家觀上是否出于故意,這種商標(biāo)都會(huì)被法律所禁止。正如巴黎公約第六條之五中商標(biāo)可以注冊(cè)的除外條款所說的：“B.除下列情況外,對(duì)本條所適用的商標(biāo)既不得拒絕注冊(cè)也不得使注冊(cè)無效：……(3)商標(biāo)違反道德或公共秩序,尤其是具有欺騙公眾的性質(zhì)。”

值得注意的是,并非所有國家商標(biāo)法都有類似于我國的“公眾知曉的外國地名”的禁止性規(guī)定,而一般是表述為地理欺騙性。如美國商標(biāo)法中的“欺騙性的地理性錯(cuò)誤碼描述”,英國商標(biāo)法中“在地理來源方面具有欺騙公眾的性質(zhì)”,德國商標(biāo)法中“對(duì)商品或服務(wù)的種類、品質(zhì)或地理產(chǎn)地將會(huì)使公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的商標(biāo)”,那么為何我國商標(biāo)法法中會(huì)有此規(guī)定呢?筆者認(rèn)為,如果外國地名不為公眾所知曉,難道就不會(huì)像“公眾知曉的外國地名”那樣帶有地理欺騙性嗎?也并不盡然,比如沒有人會(huì)認(rèn)為“密西西比河”用在訂書機(jī)商品上會(huì)在地理來源方面產(chǎn)生欺騙中國消費(fèi)者的后果。又如向商標(biāo)局在第9類上申請(qǐng)國際注冊(cè)的 “1860Munchen”,由于申請(qǐng)人就是該俱樂部,因此商標(biāo)局予以核準(zhǔn)注冊(cè)。

因此,筆者認(rèn)為現(xiàn)行法這種表述未必完整表達(dá)了法的應(yīng)有之意,相反,這種表述“一刀切”地排斥了由單純公眾知曉的外國地名構(gòu)成的商標(biāo)使用和注冊(cè),這也許是今后修改商標(biāo)法時(shí)值得斟酌的地方。在目前的法律框架下,在當(dāng)事人在商標(biāo)申請(qǐng)和主管機(jī)關(guān)在審查實(shí)踐中,如何看待外國地名的可注冊(cè)性,還需要全面考量一些因素。

三、需綜合考慮的因素

(一)是否為我國公眾所知曉

從法的規(guī)定可以推知,不為公眾知曉的外國地名在我國商標(biāo)法上是具有可注冊(cè)性的,那么界定何為“公眾知曉”就尤為重要。對(duì)公眾知曉的判斷應(yīng)考慮受眾范圍、知曉程度和語言環(huán)境等因素。中文是目前中國的語言環(huán)境,根據(jù)《現(xiàn)代漢語詞典》的解釋,公眾就是社會(huì)上大多數(shù)的人。雖然商標(biāo)法上的“人”可能是由消費(fèi)者、消售商等群體組成,但詞典中的解釋至少說明了對(duì)受眾范圍普遍性的要求。依此,應(yīng)以我國大多數(shù)具有一般認(rèn)知水平的人群為判斷依據(jù),而不是針對(duì)外語水平很高且熟悉外國地理的人群而言。另外,“公眾知曉”本來也是個(gè)辯證概念,有的地名此時(shí)不出名,可能彼時(shí)就出名了,隨著人民文化水平的提高和整個(gè)社會(huì)對(duì)品牌認(rèn)知水平的進(jìn)步,“公眾知曉”的涵義也將是不斷發(fā)展變化的。

在目前的執(zhí)法過程中,雖然“公眾知曉”可能已經(jīng)是一種客觀存在,但由于目前還缺一個(gè)較為統(tǒng)一全面的數(shù)據(jù)庫,在審查時(shí)還是首先由主管機(jī)關(guān)的工作人員憑借專業(yè)素質(zhì)、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的。為了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),較好的解決辦法應(yīng)該是盡快由商標(biāo)主管機(jī)關(guān)建立一個(gè)客觀的對(duì)社會(huì)公眾公開的數(shù)據(jù)庫。

(二)是否有明顯的其他含義或者經(jīng)過使用獲得的第二含義

有的外國地名本身就有其他含義,如法國城市NICE(尼斯),中文又有“美好的”譯意,這種情況下雖然該地為公眾知曉,但是卻因其有明顯的其他含義, 所以就可以不被禁用。當(dāng)然,雖然很多外國地名也有其他含義,但不是每個(gè)有其他含義的詞都可以因此獲得注冊(cè)。能夠符合條件的外國地名本身應(yīng)該具有與外國地名同等強(qiáng)度、或者是超出地名含義的足夠強(qiáng)的含義,而且這里所說的“其他含義”應(yīng)當(dāng)是地名含義之外的、被社會(huì)大眾廣為接受的明顯的其他含義。比如說 HAVANA一詞既有“古巴首都哈瓦那”的意思,字典上也可查到“(用古巴煙葉制成的)雪茄煙”的譯意。對(duì)一般公眾而言,看到HAVANA一詞往往會(huì)反映為前者,而不會(huì)聯(lián)想到后者,所以不是我們所說的“明顯的其他含義”。

含有公眾知曉的外國地名的商標(biāo)也可以通過使用獲得顯著性,即獲得第二含義。根據(jù)《巴黎公約》第六條之五(三)和TRIPS協(xié)議第十五條的規(guī)定即使有的標(biāo)記本來不能區(qū)分有關(guān)商品或服務(wù),成員也可以根據(jù)該標(biāo)記經(jīng)過使用而獲得的識(shí)別性,決定是否注冊(cè)該標(biāo)記。在這種情況下,地名蘊(yùn)含的商譽(yù)實(shí)際上是特定的生產(chǎn)經(jīng)營者所創(chuàng)造的,外國地名已在特定商品和特定生產(chǎn)者之間產(chǎn)生直接的聯(lián)系。在實(shí)踐中,這種個(gè)案出現(xiàn)的機(jī)率雖然較小,但是對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人而言,要想適用本條,最重要的是舉出有力的使用證據(jù),如廣告宣傳成本、使用范圍廣度和時(shí)間、銷售額和消費(fèi)者的認(rèn)知程度等等。

(三)商標(biāo)的整體表現(xiàn)形式

含有公眾知曉的外國地名并不等同于地名文字本身。申請(qǐng)注冊(cè)的含有外國地名的商標(biāo)可能是有多種表現(xiàn)形式的,或是單純的地名文字,但經(jīng)過美術(shù)變形、藝術(shù)加工;或是加了圖案;或是在同根詞后加了詞綴;或是其他無含義詞組合;或是與其他有含義的詞組合具有了新的含義。對(duì)此,筆者認(rèn)為,此時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)商標(biāo)做整體的評(píng)價(jià),即商品糧標(biāo)整體上是否已經(jīng)起到區(qū)別特定產(chǎn)源的作用。如果在外國地名上增加的成份使申請(qǐng)商標(biāo)整體在音、形、義等各方面具備了強(qiáng)于地名的顯著性,如“倫敦霧”、“巴黎春天”,使一般消費(fèi)者在認(rèn)讀該商標(biāo)時(shí)不僅僅或根本不會(huì)將其作為簡單的公眾知曉的外國地名來認(rèn)知,不會(huì)導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)源的誤認(rèn),那么這種含有公眾知曉的外國地名的商標(biāo)就不為商標(biāo)法所禁止。

“PARISBLUES”商標(biāo)駁回復(fù)審案是較為典型的例子。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)評(píng)議認(rèn)為,申請(qǐng)商標(biāo)中的“PARIS”雖為法國首都的英文表現(xiàn)形式,屬于公眾知曉的外國地名,但加上“BLUES”后可譯作“巴黎藍(lán)”或“巴黎藍(lán)調(diào)音樂”,申請(qǐng)商標(biāo)已具整體含義,指定使用在第25類舞會(huì)裝、鞋等商品上,不會(huì)引起消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)源產(chǎn)生誤認(rèn)。故申請(qǐng)商標(biāo)應(yīng)予以初步審定并公告。

在“HAVANACLUB及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審案中,申請(qǐng)商標(biāo)由“HAVANACLUB”和圖形組成,其中“HAVANA”有古巴首都“哈瓦那”的含義,是公眾知曉的外國地名。北京市第一中級(jí)人民法院做出判決：“在申請(qǐng)商標(biāo)中HAVANA與CLUB雖分兩行排列,但字型字體相同,HAVANA并不比CLUB 及圖形部公更突出、顯著……申請(qǐng)商標(biāo)文字部分中CLUB是中心詞,HAVANA是對(duì)CLUB起修飾作用的詞,一般消費(fèi)者易將該文字部分理解為‘哈瓦那俱樂部’。由上述文字與圖形共同組成的申請(qǐng)商標(biāo),不屬于《商標(biāo)法》第十條第二款的禁用情況。

(四)外國申請(qǐng)人在其本國和其他國家注冊(cè)的情況

知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基本屬性之一是地域性。商標(biāo)權(quán)的地域性是指一個(gè)國家或地區(qū)依照其本國的商標(biāo)法或本地區(qū)的商標(biāo)條約所授予的商標(biāo)權(quán),僅在該國或該地區(qū)有效,對(duì)他國或該地區(qū)以外的國家沒有約束力。

在實(shí)踐中,有些外國申請(qǐng)人的商標(biāo)已在本國及世界上數(shù)十個(gè)國家獲得注冊(cè),但在我國卻無法獲得注冊(cè),被駁回的理由中會(huì)有如下的考慮：一是商標(biāo)權(quán)的地域性, 在其本國和其他國家獲得注冊(cè)并不意味著也應(yīng)在中國獲得保護(hù);二是在其他國家注冊(cè)的證據(jù)形式不符合我國商標(biāo)法、條例和評(píng)審規(guī)則的要求;再者是即使證據(jù)形式合法,那么在其他國家注冊(cè)的情況也只能證明該商標(biāo)的注冊(cè)情況,而不能證明其使用情況。

筆者認(rèn)為,商標(biāo)的地域性并不是絕對(duì)的。我國是巴黎公約的成員國之一,《巴黎公約》第六條之五A.(1)規(guī)定,“在原屬國正式注冊(cè)的每一個(gè)商標(biāo),除應(yīng)受本條規(guī)定的保留條件的約束外,本聯(lián)盟其他國家也應(yīng)和原屬國注冊(cè)那樣接受申請(qǐng)和給予保護(hù)?！边@晨所說的保留條件指的是該條B中所說的侵犯請(qǐng)求給予保護(hù)國家的既得權(quán)利、缺乏顯著性、違反道德和公共秩序的例外規(guī)定。而且,在世界上其他幾十甚至上百個(gè)國家的注冊(cè)證明雖然不能直接說明其在我國的可注冊(cè)性,但是至少可以證明國際上在某一特定問題觀點(diǎn)上的趨同。

(五)商標(biāo)和商品的關(guān)聯(lián)程度

一般認(rèn)為,商標(biāo)同商品和服務(wù)本身的聯(lián)系越密切,顯著性就越弱,反之則越強(qiáng)。也就是說,雖然每種商品和服務(wù)都有自身的特性,但是如果一個(gè)公眾知曉的外國地理名稱沒有指示商品的地理來源,與商品和服務(wù)的特性并沒有其他可以直接引人聯(lián)想的關(guān)系,那么就有可能獲得注冊(cè)。例如在鋼筆商品上注冊(cè)的 “MONTBLANC”(勃朗峰)和商標(biāo)局在電話、收音機(jī)等商品上初步審定的“NEWYORKYANKEES”商標(biāo)。在考慮地理名稱商標(biāo)和商品的關(guān)聯(lián)程度時(shí),不僅要考慮目前的情況,也要考慮到在未來一段時(shí)間里相關(guān)公眾而言,外國地名和商品是否會(huì)有合理的聯(lián)系。正如歐共法院在Windsurfing Chiemsee Produktions-undVertriebsGmbH(WSC)一案中所說的,“即使目前在相關(guān)公眾心目中地理名稱和商品種類沒有聯(lián)系,主管機(jī)關(guān)也必須評(píng)價(jià)是否能合理推斷出相關(guān)公眾會(huì)把該名稱作為商品地理來源?！?/p>

由于商標(biāo)具有較強(qiáng)的個(gè)案性,所以有時(shí)需要綜合幾個(gè)因素做出判斷。